“小罐茶”部分无效后已签许可合同被调整案
<h1>商标部分无效宣告后，已签订的商标许可合同效力如何认定？——评“某罐茶”商标确权及许可合同调整案</h1>
<p>在商标实务中，经常会遇到商标被国家知识产权局或法院宣告部分无效的情形。此时，许多企业最关心的问题是：我之前基于该商标签订的许可合同、授权书是否还继续有效？许可费是否需要退还或调整？被许可人还能否继续使用？本文以一起公开的商标行政诉讼及民事合同纠纷案件为基础（已对当事人及商标名称进行脱敏处理），为读者系统讲解这类问题的裁判思路和实务要点。</p>
<h2>案件基本事实</h2>
<p>原告（本案民事诉讼原告、商标行政诉讼被上诉人）系一家以生产、销售高端茶叶为主的公司，其核心品牌为“某罐茶”。该公司在第30类“茶、茶叶代用品”等商品上注册了第×××号“某罐茶”文字商标（标准字体），核定使用商品包括茶、茶叶代用品、花茶等。</p>
<p>被告A公司（第三方）向原国家工商总局商标评审委员会（现为国家知识产权局）提出无效宣告请求，认为“某罐茶”缺乏显著特征，属于直接表示商品质量、主要原料、功能、用途等特征的描述性标志，违反《商标法》第十一条第一款第（二）项规定。</p>
<p>经过无效宣告程序，国家知识产权局裁定：第×××号“某罐茶”商标在“茶”商品上予以无效宣告，在“茶叶代用品、花茶”等非纯粹茶叶商品上维持注册。</p>
<p>原告不服，提起行政诉讼。一审、二审法院均维持了国家知识产权局的裁定，最终“某罐茶”商标在最核心的“茶”商品上被宣告无效。</p>
<h2>许可合同签订及履行情况</h2>
<p>在商标被提起无效宣告之前，原告已与被告B公司（本案民事被告）签订《商标使用许可合同》，许可B公司在全国范围内独占使用“某罐茶”商标，许可使用商品涵盖“茶、茶叶代用品”等，许可期限10年，B公司已支付许可费人民币800万元，其中首期400万元已支付，其余分期支付。</p>
<p>商标在“茶”商品上被宣告无效后，B公司立即停止支付剩余许可费，并向原告发出通知，主张因许可标的在主要商品上已不复存在，合同目的无法实现，要求原告退还已支付的400万元许可费并赔偿损失。</p>
<p>原告则认为，商标仅在部分商品上无效，在“茶叶代用品”等商品上仍然有效，且B公司实际销售的产品中包含多种非纯粹茶叶产品，合同仍可继续履行，故不同意退费。</p>
<p>双方协商未果，B公司诉至法院，要求确认合同在“茶”商品上的许可部分自商标无效之日起解除，并判令原告退还相应许可费。</p>
<h2>法院对许可合同效力的核心认定思路</h2>
<h3>一、商标部分无效不当然导致整个许可合同无效</h3>
<p>法院指出，根据《商标法》第四十五条、第五十六条规定，注册商标专用权以核定使用的商品为限。商标被部分无效，仅在被无效宣告的商品上自始没有商标专用权，但在维持有效的商品上仍享有专用权。</p>
<p>因此，已签订的独占许可合同并不因部分商品上的商标权消灭而当然全部失效，而要结合合同约定、实际履行情况、当事人真实意思表示等综合判断。</p>
<h3>二、区分“可分性”判断合同是否部分解除</h3>
<p>本案中，许可合同约定了许可使用的商品范围为第30类“茶；茶叶代用品；花茶等”，同时约定了统一的许可费计算方式，未对不同商品类别分别定价。</p>
<p>法院认为，虽然“茶”是双方当事人最主要、最核心的合作商品，但合同项下还包括“茶叶代用品”等维持有效的商品，且B公司实际销售的部分产品属于维持有效的商品范围。因此，该许可合同在性质上属于可分合同，不能简单认定整个合同目的落空。</p>
<p>但是，鉴于“茶”商品在双方交易中的重要程度（占实际销售额90%以上），商标在“茶”商品上被宣告无效，客观上导致被许可人无法在最主要商品上继续合法使用该商标，已构成根本性违约，B公司有权就“茶”商品对应的许可部分主张解除合同并要求退还相应比例的许可费。</p>
<h3>三、许可费的调整与退还比例</h3>
<p>法院结合以下因素确定退费比例：</p>
<ul>
<li>商标维持有效与无效宣告的商品范围占比</li>
<li>双方合同谈判记录、宣传材料中对“茶”商品的突出强调</li>
<li>B公司实际销售商品结构（“茶”类商品销售额占比约92%）</li>
<li>已履行期间B公司实际使用商标获得的利益</li>
</ul>
<p>最终判决：许可合同在“茶”商品上的许可自商标无效宣告公告之日起解除，原告向B公司退还已收许可费的85%，即340万元；剩余15%对应的“茶叶代用品”等商品许可继续履行，原告无需退还对应部分许可费。</p>
<h2>本案给企业的实务启示</h2>
<p>第一，在签订商标许可合同尤其是独占许可时，尽量对不同类别或群组的商品分别约定许可费，或者明确“部分无效时的处理方式”，以降低后续争议风险。</p>
<p>第二，一旦核心商标被提起无效宣告，许可双方应及时启动协商，重新评估商标价值，签订补充协议，避免被动陷入诉讼。</p>
<p>第三，被许可方在发现许可商标存在重大瑕疵时，应及时行使不安抗辩权或解除权，但需注意保留证据证明“主要交易目的无法实现”，否则可能承担违约责任。</p>
<p>第四，商标权人应高度重视商标显著性审查，在申请注册时避免使用直接描述性词汇，或者通过长期使用争取获得第二含义的方式增强稳定性。</p>
<p>商标部分无效情形在实践中越来越常见，尤其是在“清朗行动”“打击恶意抢注”等政策背景下，此类纠纷仍将持续多发。企业既要学会在合同层面提前预防，也要在纠纷发生后理性评估权利范围的变化，寻求利益最大化的解决方案。</p>
<p>通过本案可以看到，法院在处理“部分无效+许可合同”争议时，并不采取“一刀切”全部无效或全部有效的简单做法，而是秉持合同可分性原则，结合个案具体情况公平调整双方利益，这也是当前司法实践的主流思路。</p>
<p>本文根据已公开裁判文书整理，仅供学习交流，案例细节已做脱敏处理。</p>