“小罐茶”部分无效后已签许可合同被调整案

<h1>“小罐茶”商标部分无效后，已签订的商标许可合同效力如何认定？——兼谈商标确权结果对合同效力的影响</h1>

<p> 分类：商标确权、商标授权许可合同效力、在先权利冲突、部分无效

<h2>一、案例基本情况</h2>

<p>被告：某迷公司（在先注册“小迷”系列商标权利人）</p>

<p>2014年至2016年期间，某公司先后申请注册了第32类、第30类等多类别的“小罐茶”文字及图文组合商标，并于2017年起陆续获准注册。某迷公司早在2010年就已在第30类茶叶商品上注册了“小迷”商标，且连续使用并具有较高知名度。</p>

<p>2019年，某迷公司针对某公司已注册的“小罐茶”系列商标向原国家知识产权局（现国家知识产权局复审无效部门）提出无效宣告请求，认为“小罐茶”与“小迷”在文字构成、呼叫、视觉效果上近似，容易导致消费者混淆误认，违反《商标法》第三十条。</p>

<p>2021年，国家知识产权局作出无效宣告请求审查决定：诉争商标中的第30类“小罐茶”指定使用在“茶叶；茶饮料”等商品上，与引证商标“小迷”构成近似商标，予以宣告无效；其余非茶叶类别的“小罐茶”商标维持有效。</p>

<p>在商标被部分宣告无效之前，某公司已与多家茶叶企业签订了《商标使用许可合同》，许可对方在茶叶商品上使用“小罐茶”注册商标，并收取了数额不小的许可费。部分无效裁定作出后，已被许可方以“小罐茶”商标在茶叶商品上已无效为由，拒绝继续支付后续许可费，某公司遂提起诉讼，要求确认许可合同在茶叶商品上的许可条款继续有效，或要求被许可方继续履行付款义务。</p>

<h2>二、法院裁判观点</h2>

<h3>（一）一审法院观点</h3>

<p>一审法院认为：商标许可合同签订时，“小罐茶”商标在茶叶商品上是合法有效的注册商标，合同具备法定有效要件。国家知识产权局后来作出的部分无效宣告决定，具有溯及既往的效力，即自始无效。既然诉争商标在茶叶商品上自始不存在注册商标专用权，则某公司许可他人使用该商标并收取对价的基础已不复存在，许可合同在茶叶商品上的许可目的无法实现，相关条款应予解除，被许可方无需继续支付许可费。</p>

<h3>（二）二审法院改判观点</h3>

<p>二审法院（北京市高级人民法院）则持不同意见，关键裁判要旨如下：</p>

1. 商标注册人基于合法有效的注册商标与他人生效的商标许可合同，属于合法有效的民事合同，受法律保护。行政机关后续作出的商标无效宣告决定，虽然对商标权自始无效具有溯及力，但该溯及力主要约束的是行政相对人及利害关系人，并不当然导致已生效的民事合同自始无效。

</blockquote>

2. 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第三十条规定：“商标权评价时点应当与引起争议的具体法律关系、法律行为发生时点一致。”商标许可合同签订时，“小罐茶”商标在茶叶商品上系合法有效的注册商标，合同成立且生效的合法性基础客观存在，不能因后来行政机关的无效决定而被否定。

</blockquote>

3. 商标许可合同的根本目的是许可方许可被许可方使用其注册商标专用权并获得对价。无效宣告决定作出后，许可方确实无法继续提供注册商标专用权，但这属于不可归责于双方当事人的情势变更，而非合同自始无效。被许可方若认为继续履行显失公平，可依据《民法典》第五百三十三条主张变更或解除合同，但不能直接以商标自始无效为由主张合同自始不生效或拒绝支付已使用期间的合理对价。

</blockquote>

4. 本案中，被许可方在合同签订后至无效决定作出前已实际使用“小罐茶”商标多年，并获得了可观的市场利益。即使商标被宣告无效，该期间内“小罐茶”商标仍具有识别商品来源、广告宣传的显著功能，客观上为被许可方带来了商誉增值。被许可方仍应按照合同约定支付该期间支付合理使用费。

</blockquote>

<p>最终，二审法院判决：确认双方签订的《商标使用许可合同》在茶叶商品上的许可条款有效；被许可方应按照合同约定支付至无效决定生效前的许可费；无效决定生效后，双方可就是否继续履行或解除合同另行协商。</p>

<h2>三、案例给我们的三点启示</h2>

<p>1. 商标无效宣告决定具有“自始无效”的溯及力，但这种溯及力主要体现在公法领域（即商标专用权视为自始不存在），并不当然延伸到私法领域已生效的民事合同。已签订的商标许可合同不会因为商标后来被无效宣告就自始当然无效。</p>

<p>2. 商标许可合同的效力评价时点，应当以合同签订及履行时商标权的客观状态为准。只要签约时商标是合法有效的注册商标，合同就具备生效的权利基础，后续行政确权结果不回溯否定合同效力。</p>

<p>3. 商标被部分或全部无效后，许可合同可能因“情势变更”或“目的不能实现”而被变更或解除，但被许可方不能“一刀切”地主张整个合同自始无效，更不能拒付已实际使用期间的合理费用。许可方仍可主张已履行期间的合同对价。</p>

<p>商标确权结果与商标许可合同效力分属行政法律关系与民事法律关系，二者虽有关联，但不能简单等同。即便注册商标后来被宣告无效，只要许可合同签订时商标权合法有效，该合同就不会因无效宣告决定而自始无效。这既保护了交易安全和合同相对人的合理信赖利益，也避免了因行政决定变动而导致大量已履行合同被追溯否定所带来的社会成本。</p>

<p>对于企业来说，在签订商标许可合同前务必做好商标稳定性评估，在合同中加入“商标被无效或撤销时的处理条款”，是降低后续风险的有效手段。</p>

<p>本文根据已公开裁判文书整理，仅供学习交流，案例细节已做脱敏处理</p>

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