许可人未实际控制商品质量被认定不构成使用
<h1>撤三撤销案件中,许可他人贴牌生产是否算商标权人“自己使用”?——兼论许可人未实际控制商品质量的法律后果</h1>
<p>在商标撤销三年不使用(简称“撤三”)案件中,一个常见争议点是:商标权人将注册商标许可给他人贴牌使用,自己并未直接生产、销售商品,这种情形能否被认定为商标的“真实使用”?特别是在许可人并未对商品质量进行实际控制的情况下,法院会如何认定?以下通过一起典型案件进行解析,帮助读者理解相关法律规则。</p>
<h2>案件基本事实</h2>
<p>原告(商标权人)于2014年在第9类“手机、手机壳”等商品上注册了“某迷”商标。2019年,被告向原国家知识产权局(现国家知识产权局商标局)提出撤销该商标连续三年停止使用的申请,即“撤三”申请。</p>
<p>在撤销审查阶段以及后续的行政诉讼中,原告提交了以下主要证据:</p>
<ul>
<li>2016-2018年间,原告与A公司、B公司分别签订《商标使用许可合同》,许可对方在手机壳、充电器等商品上使用“某迷”商标;</li>
<li>A公司、B公司实际生产并销售了贴有“某迷”商标的手机壳、数据线等商品,并提供了销售发票、产品照片等;</li>
<li>原告本人并未直接生产或销售上述商品,商品的生产工艺、原材料选用的决定权、出厂检验等全部由被许可人自行掌握;</li>
<li>许可合同中虽约定被许可人“应保证商品质量”,但原告未提交任何证据证明其实际对被许可人商品实施了质量控制(如抽检报告、质量标准文件、现场监督记录等)。</li>
</ul>
<p>被告则主张:原告提交的使用证据均系被许可人使用,原告本人并未在商业活动中实际、公开、真实地使用涉案商标,且原告对被许可商品未尽质量控制义务,故不应认定为商标权人自己使用。</p>
<h2>法院的主要裁判观点</h2>
<h3>一、单纯的贴牌许可能否阻却撤三?</h3>
<p>法院明确指出,根据《中华人民共和国商标法》(2019修订版)第四十九条第二款以及《商标法实施条例》的相关规定,注册商标没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。此处“不使用”是指商标权人自己没有使用,也未由他人以自己的名义使用。</p>
<p>法院进一步阐明,许可他人使用本身并不必然构成商标权人“自己使用”。关键在于:</p>
<ol>
<li>使用主体是否仍能被识别为商标权人;</li>
<li>商标是否仍然发挥了识别商品来源的功能。</li>
</ol>
<p>如果许可人完全放任被许可人独立使用商标,社会公众仅能识别到被许可人而无法联想到许可人,则该使用行为在法律上仅属于被许可人的使用,不能归属于商标权人。</p>
<h3>二、许可人未实际控制商品质量的后果</h3>
<p>本案最核心的裁判要点在于,法院引用了最高人民法院在多个再审案件中形成的裁判规则:</p>
<blockquote>
注册商标由许可人许可被许可人使用时,只有当许可人对被许可使用商标的商品质量进行实际控制,使相关公众能够通过该商标区分商品来源的情况下,该使用行为才属于商标性使用,可以认定为商标权人自己使用。<br>
——参见最高人民法院(2019)最高法行再35号、(2020)最高法行申126号等案例
</blockquote>
<p>在本案中,原告仅提供了格式化的许可合同,合同虽有“保证质量”条款,但没有任何证据证明原告实际履行了质量控制义务。商品的生产标准、质量检验、出厂放行等全部由被许可人自行决定,消费者购买到贴有“某迷”商标的手机壳时,只能认为该商品来源于A公司或B公司,而不会认为来源于原告。</p>
<p>因此,法院认定:涉案商标在指定三年期间内,相关公众无法通过该商标识别出原告为商品来源,商标未发挥来源识别功能,故不构成商标法意义上的使用。</p>
<h3>三、形式审查与实质审查的区别</h3>
<p>法院同时指出,在商标局撤销审查阶段属于形式审查,主要看有无表面证据即可维持商标注册;但一旦进入行政诉讼阶段,则属于实质审查,法院会对证据的证明力和商标是否真正发挥识别功能进行全面审查。原告在行政阶段侥幸维持注册,但在诉讼阶段证据链被彻底否定,最终商标被撤销。</p>
<h2>对企业的实务启示</h2>
<p>通过本案可以看出,单纯签订许可合同、收取许可费的“躺赚”模式,在面对撤三时存在巨大风险。如果企业希望通过许可方式维持商标有效,必须做到以下几点:</p>
<ul>
<li>在许可合同中明确详细的质量控制标准与监督机制;</li>
<li>保留实际控制证据(如定期抽检报告、质量不符合时的整改通知、授权生产的技术文件等);</li>
<li>必要时可在商品或包装上注明“某某公司授权生产”或“Licensed by 某某公司”等字样,强化消费者对许可人的来源认知;</li>
<li>保留能够证明自己参与商业活动的其他证据(如自营网店、参加展会、广告宣传等)作为备用。</li>
</ul>
<p>只有让商标真正发挥了来源识别功能,才能在撤三程序中站得住脚。</p>
<h2>总结</h2>
<p>在撤三案件中,商标权人将商标许可他人贴牌使用,并不当然构成自己使用。关键在于许可人是否对商品质量进行了实际控制,并使相关公众仍能通过商标识别出许可人作为来源。如果许可人仅停留在签订合同、收取费用的层面,而对商品质量完全放任,则该使用行为仅属于被许可人使用,不能阻却商标被撤销三年不使用。本案再次提醒商标权人:商标的维持不是“躺着收许可费”那么简单,必须让商标真正“活起来”,持续发挥识别商品来源的基本功能。</p>
<p>本文根据已公开裁判文书整理,仅供学习交流,案例细节已做脱敏处理</p>