许可合同过期后继续贴牌被认定不构成使用
<h1>撤三撤销案件中“许可过期后继续贴牌生产”能否认定为商标使用？——一则典型商标授权使用案例评析</h1>
<p>在商标撤三实务中，最容易引发争议的情形之一，就是商标权人将商标许可给他人使用后，许可关系终止但被许可人继续生产贴牌产品，这种行为能否算作商标权人“自己使用”，从而阻却撤销三年不使用（简称“撤三”）。下面通过一起已经生效的典型案件，帮助大家理解国家知识产权局和北京知识产权法院在这一问题上的审查标准。</p>
<h2>案件基本事实</h2>
<p>涉案商标为第×××号“某迷”文字商标，核定使用在第9类手机、手机壳等商品上，注册人系A公司。2020年某日，B公司向原国家知识产权局提出撤销连续三年停止使用注册商标申请（即撤三申请），请求撤销该商标。</p>
<p>A公司为保全商标，在复审阶段提交了以下主要证据：</p>
<ul>
<li>2015年与C公司签订的《商标使用许可合同》，许可期限为2015年7月1日至2018年6月30日；</li>
<li>2018年7月至2020年期间，C公司继续为A公司生产贴有“某迷”商标的手机壳实物照片、发货单、出库单等；</li>
<li>A公司主张即使许可合同到期，因双方存在长期合作关系，C公司继续贴牌生产属于其授权下的使用行为。</li>
</ul>
<h2>国家知识产权局复审决定要点</h2>
<p>原国家知识产权局经审查认为：</p>
<blockquote>许可合同明确约定了许可使用期限至2018年6月30日，合同到期后A公司未提供续展协议或新的授权文件。2018年7月以后C公司生产的贴标产品，均缺乏有效的商标使用许可依据，不能视为A公司在指定期间内对“某迷”商标的真实、有效、合法使用。</blockquote>
<p>据此，国家知识产权局决定对第×××号“某迷”商标予以撤销。</p>
<h2>北京知识产权法院一审判决核心观点</h2>
<p>A公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。法院经审理维持了撤销决定，主要理由如下：</p>
<h3>1. 商标使用必须“合法有效”</h3>
<p>《商标法》第四十八条规定的“商标使用”是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。但在司法实践中，该使用还必须具备合法性，即不得违反法律、行政法规的强制性规定或公序良俗。</p>
<h3>2. 过期许可后的贴牌不属于权人“自己使用”</h3>
<p>法院指出，商标使用许可合同具有严格的期限性。许可期限届满后，被许可人继续使用该商标属于无权使用，构成对注册商标专用权的侵害。此时被许可人擅自生产的贴标产品，既不能认定为商标权人自己使用，也不能认定为商标权人“许可他人使用”，因为缺少有效的许可合同或授权文件。</p>
<h3>3. 长期合作关系不等于默示许可</h3>
<p>A公司主张双方存在多年的合作惯例，合同到期后未明确禁止对方继续生产，应视为默示继续许可。对此法院认为，商标使用许可关系涉及注册商标专用权的处分，根据《商标法实施条例》第四十条规定，应当采用书面形式。默示许可或者“默认继续使用”不符合法律对商标许可合同形式的要求，不能产生法律上的许可效力。</p>
<h3>4. 举证责任在于商标权人</h3>
<p>在撤三案件中，商标权人负有证明在指定三年期间内存在真实、合法、有效使用的举证责任。如果仅能证明被许可人在许可期外生产了贴标产品，而不能提供该期间有效的授权证明，则该使用行为无法归属到商标权人名下。</p>
<h2>类似案例的普遍裁判规则</h2>
<p>近年来，北京知识产权法院及最高人民法院在多起同类案件中均采取了相同立场，例如：</p>
<ul>
<li>“某某熊”案：许可合同到期后被许可人继续贴牌生产，法院认定不构成商标权人使用；</li>
<li>“某龙”案：虽有补充协议但未明确许可期限延续，仍被认定为无有效授权；</li>
<li>“某星”案：强调即使被许可人支付了所谓“许可费”，但无书面合同或授权书，同样不能认定为合法使用。</li>
</ul>
<p>上述案例共同确立了一条清晰的裁判规则：在撤三审查中，商标权人主张“许可使用”的，必须提供指定期间内有效的书面许可合同或授权文件，否则许可到期后的贴牌生产一律不认定为商标权人自己使用。</p>
<h2>实务启示与建议</h2>
<p>通过这起案件，我们可以得到以下几点重要经验教训：</p>
<ul>
<li>商标许可合同一定要明确写明期限，并在到期前及时办理续签或出具新的书面授权；</li>
<li>口头约定、默许、长期合作惯例均不能替代书面的商标使用许可合同；</li>
<li>在面对撤三风险时，建议提前一年对所有授权贴牌、代加工关系进行梳理，补签或续签书面协议；</li>
<li>保存证据时，不仅要保留贴标产品的照片、发票、出库单等，还要重点保留对应的授权文件并确保时间匹配。</li>
</ul>
<p>只有做到“使用+合法授权”双重齐备，才能在撤三程序中真正守住自己的商标权益。</p>
<p>综上所述，许可合同到期后，被许可方继续贴牌生产的行为，在没有新的书面授权情况下，不能算作商标权人自己在争议三年内的商标使用。这一裁判规则已在司法实践中高度统一，值得广大商标权人和实际贴牌生产企业高度重视。</p>
<p>本文根据已公开裁判文书整理，仅供学习交流，案例细节已做脱敏处理</p>