无书面许可仅口头允许被认定不构成自己使用
<h1>商标“撤三”撤销案件:口头允许他人贴牌使用能否认定为商标自己使用?</h1>
<p>在商标法实践中,“三年不使用撤销”(简称“撤三”)是最常见的行政诉讼类型之一。很多人认为,只要自己的商标被别人用了,哪怕没有书面许可协议,也应该算“自己使用”。但司法实践对“自己使用”的认定有着严格的标准。本文通过一起典型的撤三撤销复审行政纠纷案例,为大家科普口头许可贴牌是否能够阻却撤销,以及商标实际使用的证据要求。</p>
<h2>案件基本事实</h2>
<p>原告(本案被诉裁定作出机关为原国家工商行政管理总局商标评审委员会,后职能并入国家知识产权局)对第×××号“某迷”文字商标(核定使用在第9类手机、手机壳等商品上)提出连续三年停止使用的撤销申请。</p>
<p>该商标注册人是自然人张某(本案被告)。在撤销审查程序中,张某提交了以下证据试图证明其在争议三年期间对商标进行了真实使用:</p>
<ul>
<li>几份2018-2020年间与A公司的手机壳销售发票,发票上备注有“某迷”品牌;</li>
<li>A公司对外宣传时使用了“某迷”标识的网页截图和产品包装照片;</li>
<li>张某本人的书面说明,称其口头授权A公司使用“某迷”商标进行贴牌生产销售,无书面许可协议;</li>
<li>A公司出具的情况说明,证实确实得到张某口头允许使用该商标。</li>
</ul>
<p>商标局经审查认为,张某提交的证据只能证明A公司而非张某本人对“某迷”商标进行了使用,且张某与A公司之间不存在书面商标使用许可合同,故认定不构成商标注册人对商标的“自己使用”,遂决定撤销“某迷”商标。</p>
<p>张某不服,向北京知识产权法院提起行政诉讼,后上诉至北京市高级人民法院。</p>
<h2>法院的主要争议焦点</h2>
<h3>口头许可他人贴牌能否认定为注册人自己使用?</h3>
<p>法院审理认为,根据《商标法》第四十八条及《商标法实施条例》第三条规定,本法所称商标使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。</p>
<p>最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第19条第2款进一步明确:商标注册人许可他人使用其注册商标,须提交商标使用许可合同备案证明或者其他能够证明商标注册人许可关系的证据。</p>
<blockquote>法院指出:商标注册人将商标许可他人使用,属于商标注册人自己使用的一种形式,但前提是许可关系应当有客观证据予以证明。单纯的口头授权,因缺乏可验证性,通常难以被认定为有效的许可关系,从而无法将被许可人的使用行为归属于注册人自己使用。</blockquote>
<h3>本案中证据链的缺失</h3>
<p>法院逐一审查了张某提交的证据:</p>
<ul>
<li>销售发票的抬头、收货人均为A公司,开票主体也非张某本人;</li>
<li>产品包装、宣传页面上使用“某迷”商标的主体是A公司;</li>
<li>最关键的是,张某与A公司之间没有任何书面的商标许可协议,也未进行商标使用许可备案;</li>
<li>双方仅凭各自单方说明主张存在“口头授权”,缺乏第三方佐证或客观交易凭证印证。</li>
</ul>
<p>法院认为,在无书面许可协议、无备案、无实际控制关系的情况下,仅有口头授权难以证明真实的许可法律关系存在,因此A公司对“某迷”商标的使用行为不能当然归属于注册人张某的自己使用。</p>
<h3>注册人是否需要亲自实施商业使用?</h3>
<p>法院同时澄清,并不是说注册人必须亲自生产、销售才能构成使用。通过规范的商标许可(尤其是备案的独占、排他或普通许可)完全可以将被许可人的使用视为注册人自己使用。但口头许可因其随意性和不可证实性,被司法实践严格排除在“有效许可”之外。</p>
<p>最终,北京市高级人民法院维持一审判决,认定商标局撤销决定事实清楚、适用法律正确,驳回张某的上诉请求。</p>
<h2>类似案例的普遍裁判思路</h2>
<p>实际上,自2014年新《商标法》实施以来,全国法院在处理“口头许可+贴牌”类撤三案件时,基本形成了一致意见:</p>
<ul>
<li>无书面许可合同、无备案、无股权控制关系,仅口头授权的,原则上不将贴牌方的使用认定为注册人自己使用;</li>
<li>即使有书面协议,但未备案且无其他证据佐证实际许可关系实施的,也可能不被认可;</li>
<li>最稳妥的阻却撤三方式仍是:自己生产销售、或与被许可人签订书面许可合同并备案、或通过控股公司等方式形成实际控制。</li>
</ul>
<h2>实务启示与建议</h2>
<p>这起案件给广大商标权利人敲响了警钟:</p>
<p>第一,千万不要认为“商标给朋友贴牌用一下”就万事大吉。口头约定在撤三程序中几乎没有任何证明力,一旦被提撤三,很可能人财两空。</p>
<p>第二,许可他人使用必须签订正式的《商标使用许可合同》,并尽量到商标局备案。备案虽然不是强制,但却是最有力的证据之一。</p>
<p>第三,如果是亲戚、朋友之间合作贴牌,最好通过设立公司、股权控制等方式,让使用主体与注册人形成关联关系,这样即使没有书面许可,也更容易被认定为自己使用。</p>
<p>第四,日常要重视保存商标使用证据,尤其是带有商标标识的商品照片、发票、合同、广告宣传等,形成完整证据链。</p>
<p>总结来说,商标不是“注册了就一劳永逸”,三年不规范使用就可能被他人申请撤销。而“口头允许别人贴牌”在绝大多数情况下,并不足以对抗撤三。</p>
<p>商标权利人应当树立证据意识和规范意识,才能真正让商标成为保护自己品牌的坚实盾牌,而不是一纸随时可能被撤销的空文。</p>
<p>本文根据已公开裁判文书整理,仅供学习交流,案例细节已做脱敏处理</p>