“老干妈”部分无效后授权合同被调整

<h1>商标部分无效宣告成功后，已签订的商标授权合同效力如何认定？——基于一则典型案例的分析</h1>

<p>在商标实务中，经常会出现这样的情况：一家企业好不容易拿到商标权人的独占授权，支付了高额授权费，正准备大干一场，却突然收到第三方提出的商标无效宣告请求。一旦该商标被国家知识产权局宣告部分无效，原先签订的授权合同是否还能继续履行？已经支付的授权费能否要回？这不仅是企业关心的问题，也是商标律师经常被咨询的疑难杂点。下面我们通过一则已经生效的真实案例（已做脱敏处理），来系统地梳理这个问题的裁判思路，帮助大家理解相关法律逻辑。</p>

<h2>案件基本事实</h2>

<p>2012年左右，某公司（下文简称“权利人A”）注册了第×××号“某某妈”文字商标，核定使用在第29类肉、鱼、蔬菜罐头等商品上。随后，权利人A与另一家食品企业（下文简称“被授权人B”）签订了《商标使用许可合同》，许可被授权人B在第29类部分商品上独占使用“某某妈”商标，许可期限10年，许可费总额高达数百万元，被授权人B分期支付。</p>

<p>合同签订后，被授权人B投入巨资进行品牌宣传，产品上市后销量可观。然而，2018年，第三人（下文简称“无效请求人C”）向原国家工商总局商标评审委员会提出无效宣告请求，认为“某某妈”中的“妈”属于描述性词汇，在第29类调味品、豆瓣酱等商品上缺乏显著性，容易导致消费者混淆，应予部分无效。</p>

<p>经过评审程序，商标评审委员会最终裁定：“某某妈”商标在“调味品（第29类部分商品）”上予以无效宣告，在其余肉类、果蔬罐头等商品上维持注册效力。也就是说，商标被部分无效。</p>

<h2>纠纷的焦点：部分无效后，原授权合同怎么办？</h2>

<p>商标被部分无效后，被授权人B发现，自己最核心的产品——豆瓣酱、辣椒酱等调味品恰恰落入无效部分，无法继续合法使用“某某妈”商标。于是，被授权人B以“合同目的无法实现”为由，向法院起诉权利人A，要求：</p>

<ul>

<li>确认双方签订的商标使用许可合同在第29类调味品部分自动解除；</li>

<li>权利人A返还相应类别的许可费（已支付的数百万元中的大部分）；</li>

<li>赔偿因无法继续使用商标造成的市场损失。</li>

</ul>

<p>权利人A则辩称：商标只是部分无效，合同整体仍然有效，被授权人B在其他有效类别（如肉罐头）上仍可使用，且合同中约定了“若商标被无效，双方协商解决”的条款，因此不同意解除合同，也不退费。</p>

<h2>法院一审、二审的裁判思路</h2>

<p>一审法院经审理认为，商标部分无效属于不可归责于双方当事人的事由，构成情势变更。根据最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十六条的规定，合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平的，受不利影响的当事人可以请求人民法院变更或者解除合同。</p>

<blockquote>法院认定：被授权人B支付高额许可费的主要合同目的是为了在调味品类商品上独占使用“某某妈”商标，而该部分商标权已被国家知识产权局依法宣告无效，属于法律上的权利消灭，合同目的已客观不能实现，继续履行对被授权人B明显不公平，故判决对合同进行变更——将许可商品范围调整为商标维持有效的肉类、果蔬罐头等商品，同时相应调减许可费比例，权利人A应返还被授权人B已支付许可费中的70%。</blockquote>

<p>权利人A不服，上诉至二审法院。二审法院维持了一审判决的核心观点，并进一步明确：</p>

<ul>

<li>商标注册人将其注册商标许可他人使用，许可标的本质上是“注册商标专用权”。一旦该专用权因无效宣告被依法剥夺，许可合同的客体在相应范围内归于消灭；</li>

<li>商标部分无效不影响整个合同效力，但应根据公平原则和诚实信用原则，对合同内容进行必要调整，不能机械地认为“商标还有一部分有效，合同就完全有效”；</li>

<li>双方合同中虽约定“商标被无效时协商解决”，但该条款并未排除司法救济途径，且双方在商标无效后未能协商一致，受损害方有权诉请法院变更或部分解除合同。</li>

</ul>

<p>最终，最高人民法院再审审查阶段亦未支持权利人A的再审申请，判决生效。</p>

<h2>本案带来的实务启示</h2>

<p>通过这起案例，我们可以归纳出以下几点在商标授权实务中值得特别注意的地方：</p>

<p>第一，商标授权合同的标的物是“注册商标专用权”本身，而非单纯的文字或图案。一旦该专用权在部分或全部商品/服务上被无效、撤销，合同基础就会动摇，受许可人享有法定的合同变更或解除请求权。</p>

<p>第二，商标被部分无效后，法院通常不会直接宣告整个合同无效，而是倾向于“存活部分继续履行，无效部分调整或解除”，并按比例调整许可费。这种处理方式更符合比例原则和公平原则。</p>

<p>第三，在签订商标许可合同的时候，双方最好对“商标被部分或全部无效”的情况作出明确约定，比如明确许可费如何按类别比例分摊、出现无效后是否自动调减费用、是否设置退费机制等，以减少后续争议。</p>

<p>第四，对于被许可人而言，在支付高额许可费前，最好对被许可商标进行充分的稳定性检索，尤其是核定使用商品是否与显著性弱的要素高度重合，提前评估无效风险。</p>

<h2>总结</h2>

<p>商标部分无效宣告成功后，已签订的授权合同并非当然全部无效或全部有效，而是需要根据具体情况，由法院依照情势变更原则或公平原则对合同进行变更或部分解除，并相应调整许可费。这一裁判思路已在多起类似案件中被广泛采用，成为处理商标权利不稳定导致合同纠纷的主流方案。企业在进行商标授权交易时，务必高度重视商标本身的法律稳定性，并在合同中对风险分配作出审慎安排，方能最大程度降低后续纠纷带来的损失。</p>

<p>本文根据已公开裁判文书整理，仅供学习交流，案例细节已做脱敏处理。</p>